Prawodawca unijny 16 grudnia 2015 r. przyjął rozporządzenie zmieniające szereg zasad jeśli chodzi o unijne znaki towarowej. Pierwszy zestaw zmian wszedł w życie w marcu 2016 r. Z początkiem października 2017 r. przewidziano wdrożenie kolejnych zmian wynikających z tego rozporządzenia.

Reklama

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. przede wszystkim zmieniło rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, a także rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego. Rozporządzenie 2015/2424 dotyczy zmian jeśli chodzi o Unijne znaki towarowe – a więc znaki, które mają jednolity skutek na terenie całej Unii Europejskiej. Niektóre z tych zmian wprowadzono także w dyrektywie dotyczącej znaków towarowych, która będzie mieć wpływ na treść prawa znaków towarowych w państwach członkowskich. Tymczasem warto jednak pochylić się nad bieżącymi zmianami w prawie znaków unijnych.

Zmiany dotychczasowe

Najbardziej dostrzegalną zmianą wprowadzoną przez Rozporządzenie 2015/2424 już w marcu 2016 r. była zmiana nazewnictwa. Znak wspólnotowy stał się znakiem unijnym, a Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) nazwano Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zmiany sięgały jednak głębiej. Przykładowo, wprowadzono wyraźny przepis, zgodnie z którym w postępowaniu w sprawie naruszenia właściciel unijnego znaku towarowego nie może zakazać używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony. Chodzi na przykład o sytuację, gdy właściciel unijnego znaku wcześniejszego przez okres kolejnych 5 lat świadomie przyzwalał na używanie późniejszego znaku unijnego. Wówczas właściciel znaku wcześniejszego nie tylko traci prawo do wniesienia o unieważnienie znaku późniejszego, ale także prawo zakazania jego używania. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji zgłoszenia znaku późniejszego w złej wierze.

Zmiany z marca 2016 r. obejmowały oczywiście znacznie więcej kwestii, ale w obecnym artykule skupimy się na zmianach najnowszych, wchodzących w życie 1 października 2017 r.

Reklama

Unijne znaki towarowe: nowa definicja

Zgodnie z definicją unijnego znaku towarowego obowiązującą od 1 października 2017 r., znak może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw oraz przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

W porównaniu do poprzedniej definicji znaku zmianie uległy dwie kwestie.  Po pierwsze, zlikwidowano wymóg graficznej przedstawialności znaku.  Zastąpiono go wymogiem przedstawienia znaku w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi znaku towarowego. Po drugie zaś, wymieniono dwie nowe kategorie oznaczeń, z których może składać się znak towarowy – kolory i dźwięki.

Czy można zarejestrować znak-kolor?

Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to już wcześniej dopuszczalne było rejestrowanie znaków składających się z różnych oznaczeń. Możliwe było zgłaszanie do ochrony zarówno znaków tzw. konwencjonalnych (np. znaki słowne, słowno-graficzne, graficzne), jak i niekonwencjonalnych (dźwięk, zapach, kolor itp.) – choć w wypadku tych ostatnich istniał szereg problemów związanych z uzyskaniem ich ochrony. Rejestrowano m.in. znaki-kolory czy znaki-dźwięki.

Chyba najpopularniejszy znak-kolor to pojedynczy kolor lila zarejestrowany m.in. dla czekolad na rzecz Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (numer EUTM 000031336). Jednak takich znaków jest dużo więcej, np. na rzecz Inter IKEA Systems B.V. zarejestrowano znak-kolor żółto-niebieski m.in. dla mebli (numer EUTM 004638177), a na rzecz Möbel Inhofer GmbH & Co. KG znak zawierający kilka kolorów od żółtego po fioletowy m.in. dla mebli (numer EUTM 006857651). Z kolei dwa znaki dźwiękowe m.in. dla mebli zarejestrowano na rzecz XXXLutz Marken GmbH (numer EUTM  010114809 i EUTM  010114858). Znaki tego rodzaju nie są typowe, ale mają tę zaletę, że nie napotykają żadnych barier językowych. Ponadto kierowane mogą być także do osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W zakresie zaś kwestii pierwszej, czyli usunięcia wymogu graficznej przedstawialności znaku, od 1 października 2017 r. przewidziano możliwość przedstawiania znaku w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, a więc niekoniecznie w formie graficznej – o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Dzięki temu zgłaszanie znaków nietypowych, niepostrzegalnych za pomocą wzroku, stanie się z tej perspektywy łatwiejsze.

Znaki certyfikujące

W prawie polskim już dłuższego czasu funkcjonuje możliwość zgłoszenia tak zwanego znaku wspólnego gwarancyjnego. W uproszczeniu chodzi o sytuację, w której towary lub usługi różnych podmiotów opatrzone jednym znakiem są zgodne z cechami i zasadami wskazanymi w regulaminie takiego znaku. Zgodnie z prawem polskim, organizacja mająca osobowość prawną, która sama nie używa znaku towarowego, może uzyskać prawo na znak przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez uprawnioną organizację i podlegających w tym zakresie jej kontroli. Przykład takiego znaku to znak „PC PEWNY CEMENT Stowarzyszenie Producentów Cementu Polish Cement Association”, zarejestrowany m.in. dla towarów i usług powiązanych z budownictwem, na rzecz Stowarzyszenia Producentów Cementu (numer R. 245410).

Od 1 października 2017 r. również w UE możliwe będzie zarejestrowanie takiego znaku zwanego tutaj unijnym znakiem certyfikującym. Wedle definicji jest to unijny znak towarowy, który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane. Zgłaszającym znak nie może być podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą obejmującą dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

Aby zgłosić znak unijny certyfikujący konieczne jest złożenie oświadczenia o tym, że będzie to taki znak oraz dołączenie regulaminu używania znaku certyfikującego. Regulamin taki wskazuje osoby uprawnione do używania znaku, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, sposób badania tych właściwości przez organ certyfikujący oraz sposób nadzorowania przez ten organ używania znaku. Regulamin ten określa również warunki używania znaku, w tym sankcje.

Unijne znaki towarowe: zmiany proceduralne

Zmiany wchodzące w życie 1 października 2017 r. przewidują też szereg odmienności w zakresie procedur. Ważną zmianą jest m.in. uregulowanie procedury przeniesienia znaku unijnego w przypadku jego zgłoszenia przez nielojalnego agenta.

Otóż, w przypadku, gdy unijny znak towarowy zarejestrowano na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby, która jest właścicielem tego znaku towarowego, bez zgody tego właściciela, właściciel ma prawo zażądać przeniesienia unijnego znaku towarowego na swoją rzecz, chyba że agent lub przedstawiciel uzasadnią swoje działanie.

Właściciel może złożyć wniosek o przeniesienie do EUIPO zamiast wniosku o unieważnienie. Może też taki wniosek złożyć do sądu w sprawach unijnych znaków towarowych zamiast roszczenia wzajemnego o unieważnienie znaku (to w sytuacji, gdy agent pozwał właściciela znaku o naruszenie).

Jest to zmiana istotna, ponieważ dotychczas przepisy przewidywały tylko możliwość unieważnienia znaku i istniały wątpliwości co do możliwych trybów przeniesienia znaku. Teraz jest jasne, że w trybie formalnego postępowania przed urzędem czy sądem można „przejąć” znak, korzystając z wszystkich korzyści z tym związanych (przede wszystkim chodzi o datę zgłoszenia znaku).

Jak widać, rozporządzenie 2015/2424 wprowadza bardzo ważne zmiany w systemie znaków towarowych unijnych. Niektóre z tych zmian, przede wszystkim zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku, pojawią się również w systemach krajowych. Można będzie więc obserwować, jak zmiany funkcjonują w Unii Europejskiej, zanim zostaną wdrożone w Polsce.

TEKST: Iwona Jakubiak vel Wojtczak, rzecznik patentowy, prawnik, prowadzi dział IP w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 10/2017